Юридическая экспертиза нематериальных активов в трансграничных частноправовых отношениях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Мерзликина, Светлана Александровна

• Мерзликина, Светлана Александровна
• кандидат юридических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Мерзликина, Светлана Александровна

Введение.

Глава 1.Вопросы терминологии и практическая значимость юридической экспертизы нематериальных активов

§1. Проблемы соотношения правовых понятий: «нематериальные активы» и «интеллектуальная собственность» в российском и американском праве.

§2. Оценка объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов.

§3. Понятие и содержание юридической экспертизы, цели ее проведения.

Глава 2. Регулирование нематериальных активов в международном частном праве

§1. Коллизионно-правовое регулирование интеллектуальной собственности.

§2. Правовое регулирование интеллектуальной собственности унифицированными материально-правовыми нормами.

Глава 3. Планирование и проведение юридической экспертизы нематериальных активов в РФ и США

§ 1. Общий порядок проведения юридической экспертизы вне зависимости от результата интеллектуальной деятельности.

§2. Общие рекомендации проведения юридической экспертизы нематериальных активов.

§3. «Открытые» вопросы при проведении юридической экспертизы нематериальных активов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Юридическая экспертиза нематериальных активов в трансграничных частноправовых отношениях»

Актуальность темы исследования. В современном обществе высоких технологий предприниматели по всему миру стали уделять больше внимания защите своих нематериальных активов. Нельзя не отметить усилившуюся в последнее десятилетие тенденцию в экономике всех стран мира — коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, и все большее их вовлечение в хозяйственный оборот. В качестве инструмента, предваряющего заключение крупных сделок, участники хозяйственного оборота всё чаще обращаются к проведению комплексной правовой-проверки-due diligence. В' настоящее время огромное количество* компаний обладают большими нематериальными активами. Таким образом, при проведении юридической* экспертизы внимание должно уделяться, не только-материальным активам компании, но и, едва ли не в большей степени, проверке защищенности прав на объекты интеллектуальной собственности компании-правообладателя.

Несмотря на то, что актуальность юридической экспертизы, в сфере интеллектуальной- собственности (далее - ЮЭИС) несомненна, в российской юридической науке целенаправленного цивилистического исследования в данной, области предпринято не было. Остаются- нерешенными многочисленные вопросы, в частности: каково содержание дефиниции ЮЭИС и возможно ли дать адекватный перевод с английского языка на русский термина «due diligence»; каково содержание и методика проведения процедуры ЮЭИС; должно ли государство каким-либо образом пытаться контролировать порядок проведения этой процедуры; возможно ли выработать единые общие рекомендации по проведению' ЮЭИС, равнозначно подходящие для любого объекта интеллектуальной» собственности; каков объем ответственности лиц, проводящих данного рода проверки и др. Исследование доктрины и практики показывает, что в настоящее время ЮЭИС в РФ рассматривается более как инструмент экономической, нежели правовой науки.

Целью настоящего исследования является комплексный анализ ЮЭИС, применительно к трансграничным частноправовым отношениям, нормативной и теоретической основы, механизма реализации, правоприменительной практики, возникающих при этом теоретических и практических проблем в праве РФ, и формулирование на основе анализа предложений по уточнению юридических терминов, а также совершенствованию действующего российского законодательства и практики его применения.

Указанные цели обусловили постановку следующих задач:

- установить соотношение юридических терминов: «нематериальные активы» и «интеллектуальная собственность» параллельно в российском и американском праве по следующим^ критериям: содержание, правовое закрепление; анализ международных соглашений, регулирующих вопросы, связанные с исследуемыми терминами;

- определить, порядок формирования оценки объектов интеллектуальной собственности и нематериальных активов на основе общепринятых трех методов оценки: рыночного, стоимостного и доходного;

- сформулировать дефиницию и определить содержание понятия «юридическая экспертиза в области интеллектуальной собственности» посредством анализа норм российского законодательства по этому вопросу, положений основных международных соглашений, научного опыта и правоприменительной практики зарубежных стран, прежде всего, США;

- установить перечень материально-правовых и типовых коллизионных норм, применимых к процедуре проведения ЮЭИС;

- выявить, как связана ЮЭИС с нормами права интеллектуальной собственности и международного частного права, провести теоретическую разработку двухуровневой системы ЮЭИС;

- выработать рекомендации и предложить алгоритм общего порядка проведения юридической экспертизы в трансграничных частноправовых отношениях вне зависимости от специфики анализируемого объекта интеллектуальной собственности.

- обозначить вопросы, ещё требующие решения на доктрисес^альном и правоустановительном уровне, возникающие при проведении к>зр^иДическои экспертизы трансграничных нематериальных активов в РФ.

Объектом исследования в диссертационной работе являются общественные отношения в связи с осуществлением юридической ^экспертизы нематериальных активов компании (а именно относящиеся к числу объектов интеллектуальной' собственности) в трансграничных частБС«оправовых отношениях.

Предметом исследования« являются положения- междхз^ь1аРоднь1Х соглашений; нормы национальных нормативно-правовых акто^в разных государств; нормы международного частного права, гражданского хз^рава и его подотрасли- - права интеллектуальной собственности и нормы иныс^с отраслей российского права; правоприменительная практика, прежде всего судебная, касающаяся различных аспектов правового регулирования интелл^^сгУальнои собственности; российские и зарубежные статистические данны<^5 научные публикации по исследуемым проблемам международного- частного- права и интеллектуальной собственности как российских, так и зарубежных ^-^торов.

Методы- исследования. Помимо общенаучных методов, ис-следования (исторического, логического, системного, функционального), анализу рассматриваемых отношений применяются и методы правовыс^с наук, в частности, метод сравнительного правоведения и формально-кх£рИДическии метод.

Степень научной разработанности выбранной темы исс-ЛеДования'

Среди российских и зарубежных исследователей, внесших значимСЕ»хи вклад в разработку проблем международного частного права и. международгжг0оГО права интеллектуальной собственности необходимо назвать: —Адуева, Л.П. Ануфриеву, Б.С. Антимонова, М.М. Богуславского, А.ИЕ— ЦЗаксберга, Э.П. Гаврилова, С.А. Горленко, М.М. Городисского, Г.К. .^флитриеву, В.А. Дозорцева, Д. Дрюза, Я. Кокберна, Ж. Клозек, Дж. Кохена, Д1- Липцик, А.Л.Маковского, П.Б. Мэггса, М.И.Никитину, Е.А.Павлову, И.В— Оавельеву,

А.П. Сергеева, В.И. Серебровского, Д-М. Сутулова, М. Хилдебранд, С.А. Чернышева, B.JI. Черткова, A.A. Шестимирова, А.К. Юрченко и др. При этом следует отметить, что большинство исследований затронули вопрос юридической экспертизы нематериальных активов компании лишь косвенно, будучи сосредоточенными на иных аспектах исследования охраны интеллектуальной собственности в трансграничных отношениях.

Диссертационные работы А.И. Абдуллина, Б.М. Асфандиарова, С.А. Барышева, И.С. Волкова^ М.А. Коломейцевой, - С.М. Мирзоян, A.C. Мальцева и других авторов внесли вклад в развитие теории права интеллектуальной собственности и международного частного права. Таким образом, приходится констатировать отсутствие цивилистических исследований, в том-числе диссертационных работ, в области международного частного права и международного права интеллектуальной собственности по вопросу проведения- юридической экспертизы, нематериальных активов компании.

Анализ современного, уровня изученности темы исследования -«Юридическая экспертиза нематериальных активов в трансграничных частноправовых отношениях» - позволяет отметить всплеск интереса в данной проблематике. Исследования* непосредственно в данной- области проводят следующие российские и зарубежные авторы: В. Ансон, В. Брэди, П.Э. Геллер, О. Глинский, Э. Мейлман, С. Харитова и др. Тем не менее, число исследований в РФ чрезвычайно мало, они не носят комплексного характера, авторы исследований часто ограничиваются высказыванием размышлений лишь по отдельным правовым вопросам процедуры ЮЭИС.

Повышение интереса к тематике международного частного-права в срезе права интеллектуальной собственности, особенно отчетливо проявляющегося в последние годы, вызвано стремлением РФ вступить во Всемирную торговую организацию (далее - ВТО). Как известно, членство в ВТО требует, в том числе, и модернизации национального законодательства об интеллектуальной собственности, что отразилось в принятии Четвертой части ГК РФ.

Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой комплексное монографическое исследование вопросов ЮЭИС в ситуации трансграничных отношений, в котором последовательно проанализирован опыт и практика РФ и США по данному вопросу, выработаны рекомендации по усовершенствованию отечественного законодательства и предложен общий план проведения экспертизы.

Проведенное автором исследование позволило сформулировать, и обосновать следующие основные положения, выносимые на защиту:

1.В связи с тем, что-в Российской Федерации и других государствах отсутствует законодательное закрепление дефиниции «юридическая экспертиза в области интеллектуальной собственности» (далее - ЮЭИС), равно как отсутствует и единое мнение по этому поводу в доктрине государств, предлагается ввести в оборот следующую формулировку: ЮЭИС - это система аналитических и оперативных мероприятий, направленных на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности объектов интеллектуальной собственности компании-правообладателя и её ближайших конкурентов, осуществляемых до заключения планируемой сделки, с целью избежать или максимально снизить существующие предпринимательские риски.

2. Предлагается ввести термин «трансграничный нематериальный актив» (далее - актив) и для единообразного понимания участниками хозяйственного оборота обозначить его признаки: (а) возможность являться объектом, (исключительное) право на который может быть передано в сделках международного характера; (б) принадлежность актива лицам из разных государств; (в), отсутствие материально-вещественной формы; (г) возможность определения* стоимости (оценки) актива; (д) способность к отделению (идентификации) от других активов; (е) способность приносить экономическую выгоду; (ж) наличие у актива срока полезной службы (устанавливается как юридическая фикция); (з) наличие юридической защиты (факультативный признак).

3. Считаем обоснованным применять в отношении "объема охраны прав" следующие коллизионные привязки: lex loci protectionis - применение права государства, на территории которого испрашивается охрана этих прав - в качестве генеральной привязки для регистрируемых и нерегистрируемых объектов; lex originis - применение права страны происхождения автора (личный закон) или произведения (закон места первого опубликования) - в качестве субсидиарной привязки для нерегистрируемых объектов.

4. Для достижения предсказуемости коллизионно-правового регулирования5 (в т.ч. при проведении ЮЭИС) необходимо законодательно уточнить перечень вопросов, входящих в статут интеллектуальной собственности, определяемый следующими коллизионными привязками: lex loci protectionis и lex originis. Сферу применения привязки lex loci protectionis -ограничить вопросами определения содержания, перечня исключительных/личных неимущественных прав (со-)автора; срока действия прав; порядка, условий, момента прекращения прав. Сферу применения привязки lex originis - ограничить вопросами определения порядка, условий, момента, места возникновения исключительных/личных неимущественных прав у первоначального.правообладателя авторских/смежных прав.

5. В* силу того, что установление фактов нарушения интеллектуальных прав - одна из целей ЮЭИС, представляется обоснованным применять классическую привязку lex loci delicti commissi - закон места причинения вреда - по вопросам нарушения интеллектуальных прав для определения: 1) оснований привлечения к ответственности; 2) способности лица нести ответственность; 3) объема и размера возмещения вреда. Также в качестве альтернативной привязки для установления1 объема и размера возмещения вреда предлагается применять - закон страны, позволяющий наилучшим образом обеспечить восстановление нарушенных прав (при условии, что судом установлен факт распространения контрафактных материалов на территории данного государства).

6. Представляется целесообразным принятие в Российской Федерации федерального закона о процедуре проведения трансграничной юридической экспертизы (далее - ЮЭ), который закрепит: (а) особенности проведения ЮЭ в трансграничных отношениях; (б) специальную терминологию; (в) процедуру, принципы, сроки, условия оплаты, круг лиц, правомочных проводить ЮЭ; (г) перечень видов конфиденциальной информации и случаи её раскрытия при проведении ЮЭ; (д) проект типового соглашения о проведении ЮЭ; е) типовой проект отчета, представляемого по завершению' ЮЭ; ж) ответственность лиц, участвующих в ЮЭ.

7. Обобщение практики Российской Федерации и других государств привело к выводу о том, что к настоящему времени в трансграничных отношениях сформировались устойчивые и единообразные правила проведения процедуры юридической экспертизы, которые возможно квалифицировать в качестве устоявшейся деловой практики. Необходимо разработать типовой документ, обобщающий» эту практику (по примеру ИНКОТЕРМС) на уровне международной организации (например; ВОИС).

Теоретическая^ и практическая значимость исследования состоит в следующем:

- научные положения, сформулированные в диссертации, могут послужить дополнительным источником информации для законодателя при разработке в РФ проекта федерального закона о процедуре проведения трансграничной юридической экспертизы;

- исследование и его результаты могут быть использованы в научной и учебной работе в системе ФИПС, в системе РАН и в высших учебных заведениях Минобразования России, а также в практической деятельности юристов в процессе участия в ЮЭИС и будут полезны не только для специалистов в области международного частного права, но и для юристов, работающих исключительно в рамках национального права;

- анализ существующего законодательства и новейшей судебной практики США может послужить дополнительным источником информации для частного случая подготовки к проведению юридической экспертизы в области интеллектуальной собственности американской компании;

Апробация результатов исследования. Диссертационное исследование выполнено и обсуждено на кафедре международного частного права Московской государственной юридической академии имени O.E. Кутафина. Отдельные результаты исследования были предметом обсуждения на заседаниях дискуссионного клуба кафедры* международного частного права МГЮА имени O.E. Кутафина. Положения диссертационной' работы изложены автором в научных публикациях по теме диссертации.

Структура-диссертации;обусловлена-целями и задачами исследования'и соответствует логике построения научного исследования. Диссертация состоит из введения,.трех глав, объединяющих восемь параграфов,, заключения, списка использованных нормативных правовых актов и научной литературы, приложений.

Заключение диссертации по теме «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», Мерзликина, Светлана Александровна

Выводы к третьему параграфу третьей главы:

1. Следствием, отсутствия законодательного регулирования; процедуры ЮЭИС является наличие «открытых» нерешенных и проблемных вопросов в данной области.

241 URL:http://www.privmtlaw.ru/page2.html (дата обращения: 26 сентября 2010 г.).

242 См. об этом:. Currie В. Ор. cit: Р. 70.

2. Одним из предлагаемых путей решения проблемы является издание квазинормативных актов, которые на короткий срок смогли бы заполнить существующий правой вакуум в данной области юриспруденции.

3. Для урегулирования трансграничных коллизий в США существует такой правовой инструмент, как метод отделения «подлинных» от «ложных» коллизий законов, который также полезно было бы ввести в российскую правовую науку и практику.

Заключение

В результате проведенного исследования автором было отмечено, что в настоящее время среди участников хозяйственного оборота стало уделяться большее внимание защите своих нематериальных активов. Процесс глобализации мировой экономики^ оказывает влияние на заключающиеся сделки. Так, приобретение прав на- объекты интеллектуальной собственности сегодня больше не редкость, и, как следствие, возросло <■ количество» трансграничных сделок по приобретению интеллектуальных прав, которые-наравне с работами' и услугами также участвуют в гражданском обороте. В1 связи с этим автором сделан вывод о целесообразности дополнить п. 3 ст. 1 ГК РФ и изложить в следующей редакции: «Товары, услуги и финансовые средства,* имущественные (интеллектуальные) права свободно перемещаются на всей территории РФ». Данное уточнение, по мнению автора необходимо; так как регулирование интеллектуальных прав5 специфично и не совпадает по содержанию ни с одним из названных в статье объектов.

Данные статистики свидетельствуют о- том, что в РФ заключается значительное количество договоров связанных с распоряжением исключительным (имущественным) правом. В 2009 г. зарегистрировано 3000 договоров об отчуждении' исключительного права на товарные знаки, в результате которых исключительное право было передано в отношении 6121 товарного знака, из них: 4888 или 79,9% являлись товарными знаками российских правообладателей и, 1233 или- 20,1% — товарными знаками иностранных правообладателей. Что касается лицензионных договоров; то из 4916 договоров, зарегистрированных в 2009 г., количество товарных знаков российских правообладателей составило 5902 или 64,5%, в то время как количество товарных знаков иностранных правообладателей — 3255 или 35,5% соответственно. Таким образом, автор полагает целесообразным отметить, что продолжилась тенденция увеличения количества случаев отчуждения прав на товарные знаки, в связи с которыми правообладателями были выданы разрешения на использование (9157 или 59¿9% от общего количества товарных знаков), по сравнению с количеством уступленных товарных знаков (6121 или 40,1% от общего количества товарных знаков). Сравнение с аналогичными данными за 2008 г. (8807 или 56,5% и 6767 или 43,5% соответственно) позволяет предположить, что для правообладателей более привлекательной формой получения4 дохода? остается? лицензия, а не отчуждение товарного знака . Необходимо? отметь, что в приведенные цифры, статистики; не включены- данные, в отношении объектов, охрана которых возникает без соблюдения? каких-либо формальностей; но, темнее- менее; подтверждает приведенный? ранее вывод об оборотоспособности имущественных (интеллектуальных) прав;

Резонансом на интерес предпринимателей к правам на результаты интеллектуальной! деятельности является: потребность в проведении комплекснойшроверки степени4 защищенности интеллектуальных.прав, или такл называемая процедура IP due diligence (юридическая« экспертиза в области интеллектуальной собственности):.

ЮЭИС - достаточно новый инструмент, применяемые на практике для проведениям юридической^ проверки* в; области интеллектуальной, собственности на рынке России с возникновением которого появляются, и специфические проблемы, связанные с его применением:. Так, существует путаница в терминологии, в частности; термины «интеллектуальная собственность» и «нематериальные активы»'зачастую используются как. синонимы, т.е. слова с одинаковым! лексическим*значением:. Чтобы- доказать обратное автором было проведено? сравнительное; исследование обозначенных понятий: в доктрине и* праве: РФ и США, а. также способность обозначаемых этими; терминами явлений выступать в качестве объектов-оценки.

URL: http://wwwl.rips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru/otchetv/otchet 2009- gl (дата обращения: 05 мая 2011 г.) .

В настоящее время перед государствами стоит проблема создания эффективной системы правового регулирования отношений в области проведения проверки прав на объекты интеллектуальной собственности. Однако на сегодняшний день можно констатировать, что законодательство, способное урегулировать обозначенные правоотношения, ни в РФ, ни в США еще в достаточной степени не сформировалось, несмотря на то, что в США уже на протяжении многих лет процедура ЮЭИС широко применяется, практикующими специалистами и-обсуждается в научных кругах.

Безусловно, сам факт недавнего обновления ^российского законодательства в области интеллектуальной собственности — принятие четверной части- ГК РФ и присоединение РФ к важнейшим^ универсальным международным конвенциям по вопросам'международного частного права и-, интеллектуальной собственности, является позитивным. Но в то же время новые задачи, которые возникают перед обществом в лице его участников, требуют поиска новых путей решения; в том числе, новых инструментов решения таких задач'. Одним, из таких инструментов, без сомнения, является процедура ЮЭИС.

В' связи с обозначенным автором^ была поставлена цель: провести комплексный анализ порядка проведения юридической экспертизы нематериальных активов компании в РФ и США, в том,числе, ее нормативной и теоретической основы, правоприменительной практики, возникающих при этом теоретических и практических проблем в праве обоих государств. Наиболее эффективным инструментом стало использование сравнительно-правового метода.

Основное внимание в работе было уделено совершенствованию понятийного аппарата; определению содержания термина «юридическая проверка в области интеллектуальной собственности», а также исследованию правового регулирования вопросов, в связи с интеллектуальной собственностью в рамках указанной процедуры.

Разработка формулы определения ЮЭИС является необходимым условием для дальнейшего правового исследования. В результате проведенного анализа используемых отечественными и зарубежными ученых дефиниций автор отметил существенные различия в способах определения (наличие нескольких вариантов определения одного и того же явления, выработанных для того, чтобы решать различные задачи), а также в используемой терминологии (IP due diligence, IP audit). Отмечено, что одним из оснований такого многообразия является различное понимание содержания норм права интеллектуальной собственности, международного частного права в РФ и в зарубежных странах.

По мнению автора, наиболее удачным является следующее определение: ЮЭИС - система аналитических мероприятий (контроль документооборота при оформлении прав на объекты интеллектуальной собственности) и оперативных мероприятий (направление запросов в государственные органы, например, в ФИПС), направленных на всестороннюю проверку законности и коммерческой привлекательности объектов интеллектуальной собственности компании-правообладателя- (а также ближайших конкурентов) до заключения планируемой сделки с целью избежать или максимально снизить существующие предпринимательские риски.

Использование инструмента ЮЭИС на практике имеет большое общественное значение для каждого, государства в современной мире, и наиболее перспективными для правового регулирования таких отношений являются унифицированные материально-правовые нормы, так как в международном праве интеллектуальной собственности коллизионное регулирование не является типичным. Принимая* во внимание роль материально-правовых норм в регулировании вопросов интеллектуальной собственности, необходимо: привлечь как можно большее число стран к выработке указанных норм посредством международных договоров, что обеспечить их единообразное применение.

В то же время, нельзя отказываться от коллизионно-правового метода регулирования. В области интеллектуальной собственности в рамках международного частного права мировым сообществом выработано несколько формул прикрепления: lex loci protectionis, lex originis. Для того, чтобы обеспечить охрану прав интеллектуальной собственности на территории двух и более государств представляется необходимым: выработать специальные коллизионные привязки для регистрируемых и нерегистрируемых объектов интеллектуальной собственности, сузить сферу действия подлежащего применению иностранного права строго определенным кругом вопросов и др.

Помимо отмеченного в работе, ЮЭИС подразумевает проведение анализа, исследование различных объектов интеллектуальной собственности, которые имеют свои отличительные черты, и автору не представилось возможным охватить все эти аспекты в рамках одного исследования.

Как отмечалось, для российской правовой науки отношения в ЮЭИС являются относительно новыми, и- в силу этого существует еще много нерешенных вопросов. Одним из предлагаемых путей решения проблемы восполнения недостатков правового регулирования в рассматриваемой сфере автору диссертационного исследования представляется издание квазинормативных актов, которые на короткий срок смогли бы заполнить существующий правой вакуум в. данной области юриспруденции. Кроме того, многие вопросы находят свое отражение в нормах различных отраслей права и не направлены на специальное урегулирование таких отношений. Тем не менее, на наш взгляд, существует потребность в принятии федерального закона «О процедуре проведения трансграничной юридической экспертизы», в рамках которого был бы уточнён понятийный аппарат, принципы, порядок, сроки проведения, круг субъектов и объектов юридической экспертизы.