Трехмерные формы в качестве товарных знаков и промышленных образцов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Ловцов, Сергей Викторович

• Ловцов, Сергей Викторович
• кандидат юридических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Ловцов, Сергей Викторович

Введение

Глава I. Правовая охрана объемных товарных знаков

1.1. Правоспособность трехмерных форм

1.2. Критерии охраноспособности объемного товарно- ^д го знака, представляющего форму товара

1.3. Трехмерные формы не связанные с формой товара как объект правовой охраны

Форма товара, охраняемая в качестве промышленного

Глава II. образца. Промышленные образцы и объемные товар- 77 ные знаки

II. 1. Основные понятия и критерии охраноспособности ^ формы товара в качестве промышленного образца

II.2. Соотношение охраны объемных товарных знаков ^ с охраной промышленных образцов

Глава III Объемные товарные знаки, трехмерные промышленные образцы и авторское право

III. 1. Объемные товарные знаки и авторское право 126 III.2. Промышленные образцы и авторское право

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Трехмерные формы в качестве товарных знаков и промышленных образцов»

Актуальность темы. Провозглашение Конституцией 1993 года России-ской Федерации демократическим правовым государством потребовало совершенствования правового обеспечения предпринимательской деятельности. В этой связи перед исследователями в области права открывается множество новых проблем в области теории и практики. Одна из них - проблема правовой охраны и правоприменительной практики в отношении такого привычного объекта гражданского оборота как товара, а точнее его формы.

Форма самого товара, его упаковка, тара, в ряде случаев является результатом творческой деятельности, которую традиционно принято рассматривать в качестве интеллектуальной деятельности. Кроме этого, форма товара, его упаковка, тара (а также иные виды трехмерной формы) в определенных ситуациях может выполнять функцию индивидуализации.

Результаты интеллектуальной деятельности, как и приравненные к ним в правовом режиме средства индивидуализации товаров и их изготовителей, относятся к категории интеллектуальной собственности, охрана которой в России гарантируется в первую очередь нормами статьи 44 Конституции. Понимание необходимости и важности государственного регулирования этой сферы также нашло свое отражение в тексте Конституции России. Законодательство об интеллектуальной собственности отнесено к сфере исключительной компетенции Российской Федерации (п. "о" ст.71 Конституции)1.

Степень разработанности темы исследования. Поскольку для целей настоящей работы форма товара, тара, упаковка (иные виды трехмерных форм) рассматриваются с точки зрения объекта правовой охраны либо в качестве объемного товарного знака либо в качестве промышленного образца, то среди исследователей вопросов правовой охраны товарных знаков и объектов промышленной собственности (в том числе и промышленных образцов)

1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря

1993 г.) // "Российская газета" от 25 декабря 1993 года. 3 можно назвать достаточно большое число, как теоретиков, которые посвятили свои исследования этим проблемам, так и практиков, обсуждавшим различные вопросы по данной тематике и на страницах периодических изданий и методической литературы.

Среди современных исследователей, внесших существенный вклад в изучение проблемы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, а также проблематике связанной с товарными знаками и промышленными образцами можно назвать Белова В.В., Виталиева Г.В., Денисова Г.М., Грешневу Н.П., Горленко С.А., Еременко В.И., Калинину Д.А., Нетте А., Обухову Н.А., РабецА.П., Сергеева А.П., Селякова В.А., Шестомирова А.А., Фелицыну С.Б., Эберле М., Эпштейна М. и др.

Необходимость решения многих вопросов практического характера, особенно в период интеграции российской экономики в мировые процессы, ставят перед правовой теорией задачи по их решению. Решение проблем и противоречий должно осуществляться с учетом современных достижений отечественной и зарубежной науки и практики в интересуемой области, что в совокупности и предопределила выбор темы настоящего исследования.

Объект и предмет исследования.

Объектом научного исследования является теория и практика правовой охраны трехмерных форм в качестве объемных товарных знаков и объемных промышленных образцов. Предметом диссертационного исследования является специфика правовой охраны трехмерной формы и то влияние, которое эта специфика оказывает на теорию и практику.

Цели и задачи исследования.

Цель исследования состоит а) в изучении теории и практики правовой охраны трехмерных форм в качестве объемных товарных знаков и объемных промышленных образцов, на основе сформулированных юридической и философской науки методологических положений, законов, подзаконных нормативно-правовых актов и правоприменительных актов, а также анализа практики; б) в выработке рекомендаций по совершенствованию существующего законодательства и правоприменительной практики, направленных на обеспечение более эффективной охраны трехмерных форм, в качестве объемных товарных знаков и объемных промышленных образцов.

Вышеуказанная цель, а также объект и предмет диссертационного исследования предопределяет основные задачи данного исследования:

- изучение научных и профессионально-юридических взглядов на вопросы правовой охраны трехмерных форм в качестве объемных товарных знаков и объемных промышленных образцов;

- теоретический анализ и определение позиции автора в отношении различных подходов к сущности и видам объемных товарных знаков и промышленных образцов, как объектов правовой охраны;

- анализ охраны и защиты прав на объемные товарные знаки, прав разработчиков трехмерных промышленных образцов и патентообладателей в случаях нарушения этих прав или коллизионности в отношении объемного объекта охраны или его отдельных элементов;

- раскрытие специфики правовой охраны трехмерной формы и правоприменительной практики;

- формулирование рекомендаций по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, которые должны способствовать повышению качества и эффективности этой деятельности.

Методология исследования. Общей методологической основой исследования явились современные научные методы (общие, частные, специальные), в том числе диалектико-материалистический метод научного познания действительности, системный, системно-структурный, исторический, функциональный. Кроме того, в работе использовались и специальные методы исследования права: формально-юридический, сравнительного правоведения, разнообразные способы и приемы толкования права, разработки определений и понятий.

Теоретической основой исследования явились основные положения современной социологии, общей теории права и государства, труды ученых отраслевых юридических наук, Конституция РФ, правовые акты органов государственной власти РФ, судебные решения, иностранная литература.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем, что оно является работой, в которой впервые было осуществлено комплексное изучение теории и практики предоставления правовой охраны трехмерным объектам, как в качестве объемного товарного знака, так и в качестве объемного промышленного образца. Особое внимание в работе уделено изучению различных аспектов и подходов не только в рамках отечественного законодательства, но и опыта ряда зарубежных государств к решению потенциальных и имевших место противоречий в этом направлении. В работе предпринята попытка анализа тех критериев, с которыми отечественные и зарубежные законодатели связывают возможность предоставления правовой охраны трехмерным объектам, как в качестве объемного товарного знака, так и в качестве объемного промышленного образца. Кроме того, в работе проанализирована правоприменительная практика (в первую очередь, судебная) и ее роль в защите прав обладателей объемных товарных знаков и промышленных образцов. Кроме того, судами не только дается официальное толкование, но и формулируются достаточно интересные для отечественной теории и практики правоположения по названным вопросам.

Положения, выносимые на защиту.

1. В настоящее время российское законодательство не содержит легального определения объемного товарного знака. В связи со специфичностью этого вида товарного знака, которая обусловлена возможностью регистрации в этом качестве и формы самого товара, и его упаковки (тары), а также трехмерных форм не зависимых от продукта необходимо абзац 4 пункта 2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания изложить в следующей редакции: «к объемным товарным знакам относятся трехмерные объекты, зависимые от продукта (представляющие форму товара) и трехмерные объекты (фигуры) не зависимые от продукта, и их комбинации».

2. На сегодняшний день существует насущная необходимость для правоприменительной практики разграничить области охраны объемных объектов между патентной формой (промышленными образцами) и охраной в качестве объемных товарных знаков. Исходя из названной необходимости, нужно нормативно закрепить положения о том, что к неохраняемым в качестве товарного знака формам относятся: 1) те, которые требуются для достижения технической эффективности и 2) те, которые в значительной степени повышают ценность товара.

Для этого в Законе о товарных знаках абзац 5 пункта 1 статьи 6 необходимо изложить в следующей редакции: «представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно одной формой, обусловленной самим видом товара, требуется для достижения технической эффективности, и которая в значительной степени повышает ценность товара».

3. Изменение абзаца 5 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках потребует уточнение критерия ценности. Представляется обоснованным указать в нормах отечественного законодательства о товарных знаках на два вида ценности, которые послужили бы основанием к отказу в регистрации заявленного обозначения, а именно символическую и эстетическую ценность.

Такое изменение потребует конкретизации в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, в части прямого указания на условие повышения ценности товара. С этой целью абзац 3 пункта 2.3.1. Правил изложить в такой редакции: «трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением, служит достижению технической эффективности, а также в значительной степени повышает эстетическую ценность товара».

Для закрепления критерия символической ценности, пункт 2.3.2.3 Правил изложить в следующей редакции «характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара; состоящие частично или полностью из элементов, имеющих символическую ценность».

4. Пункт 2.3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, устанавливает правило в соответствии с которым не обладает различительной способностью «реалистическое или схематическое изображение товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров». Разъяснения по поводу реалистичности законодательство не содержит. Поэтому под критерий реалистичности может подпадать любая форма товара или его упаковка. Отсюда следует, что критерий «реалистическое изображение товара» в отношении трехмерных форм требует корректировки.

Анализ правоприменительной практики показывает, что понятия «реалистическое изображение товара» и «общепринятая форма товара», по отношению к форме товара являются тождественными, поэтому из критерия реалистичность и схематичность изображения товаров для заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков трехмерных форм необходимо сделать исключение — кроме трехмерных объектов, зависимых от продукта.

Для этого необходимо абзац 3 пункта 2.3.1 Правил изложить в следующей редакции: «реалистические или схематические изображения товаров кроме трехмерных объектов, зависимых от продукта), заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров».

5. Исходя из наличия прямого соотношения между авторскими правами и правом на товарный знак, приоритетность авторского права по отношению к праву на товарный знак следует определять классически — по временному критерию.

6. Соотношение авторского права с правами на товарный знак обуславливает необходимость совершенствования отечественного Закона о товарных знаках. Это связано с тем, что абзац 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках содержит указание лишь на название произведения, либо на персонаж, цитату и фрагмент произведения искусства.

Исходя из этого, необходимо внести изменения в абзац 3 пункта 3 статьи 7 названного Закона, и изложить его в следующей редакции: «охраняемым объектам авторского права без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». В таком случае отпадет необходимость перечислять подобные объекты и можно просто обратиться к соответствующему закону.

7. Одним из решений противоречия, которое может возникнуть между патентной формой охраны или охраной в качестве товарного знака для объемных форм может быть введение в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец норм, которые установили бы необходимость экспертизы заявок на промышленные образцы на соответствие условию новизны с учетом поданных заявок на регистрацию товарных знаков.

С учетом этого пункт 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации дополнить абзацем: «При определении новизны промышленного образца также учитываются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на регистрацию товарных знаков, права на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежат заявителю».

Кроме того, пункт 19.5.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец дополнить общим разделом (51), и изложить его в следующей редакции:

5!) Заявка на регистрацию товарного знака с более ранней датой приоритета включается с этой даты в область общедоступных сведений (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;

- заявка подана другим заявителем;

- заявка подана в отношении товаров однородных изделию;

- с материалами заявки вправе ознакомиться любое лицо, либо ему может быть законным путем сообщено о содержании заявки.

Практическая и теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в предпринятой попытке комплексного анализа теории и практики правовой охраны формы товара и иных трехмерных форм, анализа вопросов соотношения правовой охраны названных объектов в качестве промышленных образцов или товарных знаков. Анализ соотношения правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков основан на сопоставлении точек зрения ученых, специалистов, а также положений зарубежного и отечественного законодательства, регулирующего данные вопросы.

Теоретические положения и выводы диссертации могут быть использованы при разработке и совершенствовании действующих нормативных правовых актов, в том числе в системе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в практической деятельности патентоведов и юристов, специализирующихся в области интеллектуальной собственности, в преподавании отраслевых правовых дисциплин в юридических высших и средних учебных заведениях, а также при подготовке методических рекомендаций и учебных пособий по данной проблематике.

Апробация результатов исследования и внедрение. Диссертация подготовлена на кафедре правовой охраны интеллектуальной собственности Российского государственного института интеллектуальной собственности. Материалы диссертационного исследования нашли отражение в опубликованной научной статье «Трехмерные объекты или фигуры в качестве обозначений, индивидуализирующих товары и услуги» // Внутривузовский сборник трудов преподавателей РГИИС, 2003 и лекции «Форма товара в качестве объемного товарного знака» общим объемом 2,3 п.л.

Структура и объем диссертации определены целями и задачами исследования. Диссертация состоит из плана, введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений (общий объем 175 страниц).

Заключение диссертации по теме «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», Ловцов, Сергей Викторович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного диссертационного исследования по анализу зарубежного и отечественного законодательства и правоприменительной практики в отношении объемных товарных знаков и промышленных образцов можно сделать следующие обобщения и выводы.

1. Российское законодательство о товарных знаках недостаточно четко и полно регулирует вопросы охраны трехмерных форм, обладающих потенциальной правоспособностью. В целях совершенствования правовой охраны трехмерных форм, необходимо нормативно закрепить определение понятия объемного товарного знака. С этой целью абзаце 4 пункта 2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (далее Правил) изложить в следующей редакции: «К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, зависимые от продукта (представляют форму товара) и трехмерные объекты (фигуры) не зависимые от продукта, а так же их комбинации».

2. Поскольку существует насущная необходимость разграничить виды правовой охраны трехмерной формы (в первую очередь формы товара) либо в качестве промышленного образца, либо товарного знака, то представляется более обоснованным подход в соответствии с которым к неохраняемым в качестве объемного товарного знака формам, помимо форм, обусловленных самим видом товара, отнесены:

1) те, которые требуются для достижения технической эффективности;

2) те, которые в значительной степени повышают ценность товара.

Содержащиеся в абзаце 5 пункта 1 статьи 6 российского закона о товарных знаках критерии: «форма товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров», функцию «разграничения» выполнять не могут. Так как, раскрывающий содержание упомянутого критерия пункт 2.3.2.4 Правил, дополняя перечень исключений из охраны признаком «вид товара», относит эти исключения не к любой форме, а только к «общепринятой форме товаров».

В Законе о товарных знаках абзац 5 пункта 1 статьи 6 необходимо изложить в следующей редакции: «представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно одной формой, обусловленной самим видом товара, требуется для достижения технической эффективности, и которая в значительной степени повышает ценность товара».

3. Такая формулировка абзаца 5 пункта 1 статьи 6 Закона о товарных знаках потребует конкретизации в Правилах, в части прямого указания на условие технической эффективности и повышения ценности товара.

Само понятие «ценность» означает положительную или отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, определяемую в первую очередь их вовлеченностью в сферу жизнедеятельности, социальных отношений. Ценность — это критерий и способы оценки этой значимости. Как признак смысл слова ценный означает, что объект имеет «большую цену (в первом значении), дорогой, или «с большими достоинствами, важный, нужный»1.

Подобная значимость выражается в общепринятых принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Таким образом, и в отношении товарных знаков вообще, и объемных товарных знаков в частности, необходимо нормативное закрепление критерия ценности. Законодательство должно четко «ответить» на вопрос, - о какой именно ценности идет речь. Представляется обоснованным четко указать в нормах отечественного законодательства о товарных знаках на два вида ценности, которые послужили бы основанием к отказу в регистрации заявленного обозначения, а именно символическую и эстетическую ценность.

С этой целью абзац 3 пункта 2.3.1. Правил изложить в такой редакции: «трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функ

1 С.И. Ожегов и Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка. М., 2000.

152 циональным назначением, служит достижению технической эффективности, а также в значительной степени повышает эстетическую ценность товара».

Кроме этого, в пункте 2.3.2.3 только называется критерий ценности в связи с указанием на цену товара, а пункт 2.6. детализируя положения пункта 4 статьи 6 Закона о товарных знаках, «говорит» только об изображениях «особо ценных (курсив автора) объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей (курсив автора), хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах».

Для закрепления критерия символической ценности, пункт 2.3.2.3 Правил изложить в следующей редакции «характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара; состоящие частично или полностью из элементов, имеющих символическую ценность».

4. Пункт 2.3.1 Правил, характеризуя обозначения, не обладающие различительной способностью, устанавливает правило в соответствии с которым не обладает различительной способностью «реалистическое или схематическое изображение товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров». Разъяснения по поводу реалистичности законодательство не содержит. Поэтому под критерий реалистичности может подпадать любая форма товара или его упаковка. Как если не реалистично» представлена форма товара или его упаковка? Поэтому, следуя буквальному смысла термина «реалистичный» - соответствующий действительности или «реализм» - правдивое воспроизведение действительности в ее типических чертах, можно закономерно предположить, что критерий «реалистическое изображение товара» в отношении трехмерных форм требует корректировки.

Поэтому, представляется правомерным абзац 3 пункта 2.3.1 Правил изложить в следующей редакции:

- реалистические или схематические изображения товаров (кроме трехмерных объектов, зависимых от продукта), заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

Если формально-логически истолковать положения абзаца 1 пункта 2.3.1. Правил — «К обозначениям, не обладающим различительной способностью, 1могут (курсив автора) относиться, в частности», то можно обратить внимание на отсутствие императива в форме построения нормы. Об этом свидетельствует использование глагола «могут».

5. С целью совершенствования отечественной правоприменительной практики в области правовой охраны товарных знаков в Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений и Методические рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков ввести раздел, посвященный учету факторов при решении вопроса приобретения изначально лишенным различительного характера обозначениями (в том числе, обозначениям, представляющим форму товара) различительной способности в результате его использования.

Подобными факторами могут быть: величина сектора на рынке, соответствующего товару, маркированному рассматриваемым обозначением; длительность использования обозначения; степень его распространения на территории России; средства, затраченные на продвижение товаров на рынок; осведомленность потребителей являющихся потенциальными покупателями товаров, маркированных рассматриваемым обозначением.

Важным моментом в установлении различительной способности, в этом случае будет выступать восприятие потребителя, его мнение как одно из наиболее сильных оснований в конечном итоге для предоставления правовой охраны подобному обозначению в качестве товарного знака.

6. Наличие соотношения авторского права с правами на товарный знак обуславливает необходимость совершенствования отечественного Закона о товарных знаках. Это связано с тем, что если же обратить внимание на абзац 3 пункта 3 статьи 7 Закона о товарных знаках, то можно отметить, что он содержит указание лишь на название произведения науки, литературы или искусства, либо на персонаж, цитату и фрагмент произведения искусства.

Поэтому, необходимо внести изменения в абзац 3 пункта 3 статьи 7 названного Закона, и изложить его в следующей редакции: «охраняемым объектам авторского права без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака». В таком случае отпадет необходимость перечислять подобные объекты, так как для решения вопроса о принадлежности того или иного из них к охраняемым авторским правом можно будет просто обратиться к соответствующему закону.

7. Зарегистрированное в качестве товарного знака произведение (в том числе и трехмерное) продолжает охраняться авторским правом, поэтому должно иметь место разрешение автора для его использования.

Использованием будет любое действие: регистрация объекта авторского права в качестве товарного знака, маркировка товара, введение в гражданский оборот. Проблем с правомерным использованием не возникнет, если сам автор является обладателем права на товарный знак. Если же это другое лицо, тогда возникает необходимость испрашивать разрешение автора на каждый акт использования. Подобное положение ставит обладателя прав на товарный знак в невыгодное положение. Кроме того, поскольку у автора есть право на запрет несанкционированного использования его произведения, то это также может повлиять на стабильность товарооборота.

В связи с этим можно в Закон об авторском праве ввести норму, согласно которой после регистрации объекта авторского права в качестве товарного знака допускается его использование без разрешения обладателя авторского права (его правопреемников) без выплаты им вознаграждения.

8. В связи с выводом пункта 7 нарушением прав автора может быть только использование его произведения третьими лицами, но не обладателем права на товарный знак. В случае передачи или уступки товарного знака, содержащий объект авторского права, необходимо разрешение автора.

Поэтому, необходимо дополнить пункт 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных нормой, которая бы установила, что уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она осуществляется в отношении «товарного знака, воспроизводящего объект (его часть или фрагмент) авторского права, право на использование которого принадлежит лицу, уступающему товарный знак, без разрешение на это автора произведения».

9. Индивидуальность и выразительность дизайна формы товара или его упаковки - это всегда оригинальность. Оригинальность дизайна трехмерной формы, как условие правовой охраны в качестве промышленного образца также может придать форме различительную способность, что в таком случае делает ее, по сути, охраноспособным объектом в качестве товарного знака. О выразительности или оригинальности свидетельствуют внешние характерные черты в оформлении изделия - существенные признаки. Поэтому забота о выразительности или оригинальности основана, в первую очередь, на необходимости привлечения внимание потребителя, которое имеет первичный характер по сравнению с полезной функцией.

Исходя из анализа отечественного и зарубежного законодательства, правоприменительной практики и практики предпринимательства можно выявить сходство объемных товарных знаков и трехмерных промышленных образцов по следующим основаниям.

Первый аспект, обуславливающий сходство выражается тем, что трехмерные промышленные образцы и объемные товарные знаки касаются лишь внешнего вида формы.

Второй аспект сходства связан с тем, что оригинальность дизайна формы промышленного образца может вызывать у потребителей представление

0 конкретном изготовителе, таким образом выполнять рекламную и индивидуализирующую функцию.

Третий аспект характеризуется тем, что оригинальная форма изделия может быть признаны как промышленным образцом, так и товарным знаком.

Рассматривая различные виды товарных знаков и промышленных образцов можно согласиться с мнением Рабец А.П., которая отмечает, что «двойная охрана формы изделия может возникнуть только в случае создания товарных знаков объемного характера»1.

Исходя из наличия возможности правовой охраны трехмерной формы как в качестве товарного знака, так и в качестве промышленного образца правомерно сделать вывод о том, что одна и та же форма в зависимости от того, каким видом интеллектуальной собственности защищено, может иметь различный объем правовой охраны, который определяется условиями возникновения права, сроком на который предоставляется охрана, разными правомочиями обладателей, а также разными условиями прекращения права.

10. Одним из решений коллизий возникающих между трехмерными формами как смежными объектами правовой охраны, которые основаны на пробельности права, может быть введение норм в Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец,

1 Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 116.

157 которые установили бы необходимость экспертизы заявок на промышленные образцы на соответствие условию новизны с учетом поданных заявок на регистрацию товарных знаков.

С учетом подобного решения коллизии пункт 1 статьи 6 Патентного закона дополнить абзацем:

При определении новизны промышленного образца также учитываются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на регистрацию товарных знаков, права на которые в отношении однородных изделию товаров не принадлежат заявителю.

Кроме того, пункт 19.5.1. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец дополнить общим разделом (51), и изложить его в следующей редакции:

51) Заявка на регистрацию товарного знака с более ранней датой приоритета включается с этой даты в область общедоступных сведений (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;

- заявка подана другим заявителем;

- заявка подана в отношении товаров однородных изделию;

- с материалами заявки вправе ознакомиться любое лицо, либо ему может быть законным путем сообщено о содержании заявки.

11. Исходя из анализа норм, содержащихся в пункте 3 статьи 7 Закона товарных знаках, правомерно сделать вывод о наличии прямого соотношения между авторскими правами и правом на товарный знак. При этом приоритетность авторского права по отношению к праву на товарный знак определяется классически по временному критерию. Таким образом, первичность норм авторского права по сравнению с нормами законодательства о товарных знаках связана с временной приоритетностью авторских прав, что не противоречит духу и букве законодательства о товарных знаках - принципу временной приоритетности. Учет авторских прав при предоставлении охраны обозначению в качестве товарного знака необходим, но не в смысле определения авторства на товарный знак, а в смысле использования объекта авторского права другими лицами в товарном знаке.

12. Зарегистрированное в качестве товарного знака произведение (в тОхМ числе и трехмерное) в отношении третьего лица продолжает охраняться авторским правом. При этом, использованием произведения будут: регистрация в качестве товарного знака, маркировка товара, введение товара в гражданский оборот и т.д. В таком случае, по логике законодательства, необходимо испрашивать разрешение автора (правопреемника) при каждом варианте использования тем более, что у автора есть право запретить несанкционированное использование созданного им произведения. Все это может повлиять на стабильность товарооборота.

Для решения названной проблемы можно в Закон об авторском праве ввести норму, которая установила бы, что после регистрации объекта авторского права в качестве товарного знака допускается его использование без получения разрешения обладателя авторского права или его правопреемников и без выплаты им вознаграждения (за исключением случаев передачи или уступки товарного знака, содержащего объект авторского права).

А для защиты авторского права необходимо будет дополнить пункт 27 Правил регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных соответствующей нормой. Например, уступка товарного знака может рассматриваться как вводящая в заблуждение, когда она также осуществляется в отношении «товарного знака, воспроизводящего объект (его часть или фрагмент) авторского права, право на использование которого принадлежит лицу, уступающему товарный знак, без разрешение на это автора произведения».

13. Виды авторских правомочий, названные в Законе об авторском праве, охватывают лишь типичные случаи использования произведений и не являются исчерпывающими. Поэтому в Законе об авторском праве более корректным было бы дать расширенный перечень авторских правомочий, для чего дополнить пункт 2 статьи 16 названного закона указанием и на иные действия не противоречащие закону.

14. Закон о товарных знаках в рамках соотношения авторских прав и права на товарный знак, указывает, по сути, на невозможность регистрации в качестве товарного знака лишь названия произведения, либо персонажа, цитаты и фрагмента произведения искусства. Таким образом, сужая объем авторских прав. Если толковать названное положение буквально, то нельзя подать заявку на регистрацию в качестве объемного товарного знака фрагмент скульптуры, например, форму головы, но всю скульптурную композицию вполне может, даже автором которой не является.

Исходя из этого очевидно, что необходимо внести изменения в абзац 3 пункта 3 статьи 7 названного Закона, и изложить в следующей редакции: «охраняемым объектам авторского права без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

Таким образом, «охрана личных и имущественных интересов авторов ограничивается сферой авторского права, гарантирующего неприкосновенность достигнутого ими творческого результата, который может стать товарным знаком только с их согласия и на согласованных с ними условиях»1.

15. Если товарный знак создан по заказу, автор имеет право на соответствующее вознаграждение, что может быть определено авторским договором. Однако это право не связано с правом на товарный знак. Это положение определяется тем, что для Закона РФ о товарных знаках субъектом права на товарный знак является лицо, получившее на свое имя соответствующее сви

1 Сергеев Л. П. Право на фирменное наименование и товарный знак. С.54.

160 детельство, а не автор, создавший образ или форму заявленного обозначения (за исключением пожалуй абзаца 3 пункта 3 статьи 7 названного закона).

16. Оригинальность и творческая выразительность художественно-конструкторского решения (в том числе и трехмерного) изделия, как объекта авторского права, позволяет этому изделию быть зарегистрированным в качестве промышленного образца. Однако наличие патента на промышленный образец приведет к изменению правового статуса этого изделия, а соответственно и правового режима охраны и защиты. С момента получения патента на промышленный образец, изделие становится объектом патентного права, со всеми вытекающими правовыми последствиями. После же окончания действия патента на промышленный образец названный объект охраны, снова станет объектом, охраняемым нормами авторского права.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Ловцов, Сергей Викторович, 2004 год

1. Нормативные документы

2. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений (Парижский Акт, ВОИС, 24 июля 1971 г.) // Свод нормативных актов ЮНЕСКО, М., 1993 г., с. 500.

3. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию на 14 июля 1967 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1996, N 2.

4. Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов, от 8 октября 1968 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами, М., 1974 г., вып. XXVIII, с. 206.

5. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, 28 июня 1989 г.) / сервер Федерального института промышленной собственности (www.fips.ru).

6. Регламент Совета Евросоюза от 22 декабря 2000 г. N 44/2001 "О юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам" (Брюссель, 22 декабря 2000 г.) // "Международное публичное и частное право", N 1, 2003.

7. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 года.

8. Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 12 августа 1993 г., N32, ст. 1242.

9. Указ Президента РФ от 5 мая 1997 г. № 452 "Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения" // СЗ РФ. 1997. - № 19, ст.2219.

10. Указ Президента РФ от 15 января 1998 г. № 30 "О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации" // СЗ РФ. -1998. № 3, ст.315.

11. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 1996 г. N 1503 "О принятии Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков" // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 января 1997 г. N 1, ст. 164.

12. Распоряжение Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1350-р «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» // СЗ РФ. 1997. - № 38, ст.4455.

13. Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 334-р «Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» // СЗ РФ. 1998. - № 11, ст. 1331.

14. Приказ Роспатента от 27 марта 1997 г. N 26 "О методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков". Текст приказа официально опубликован не был.

15. Приказ Роспатента от 5 марта 2003 г. N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" // Российская газета от 3 апреля 2003 г. N 63 (специальный выпуск).

16. Приказ Роспатента от 6 июня 2003 г. N 84 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец" // Российская газета от 11 июля 2003 г. N 137.

17. Приказ Роспатента от 19 августа 1999 г. N 141 "Об утверждении Рекомендаций по соотношению правовой охраны промышленных образцов с правовой охраной товарных знаков". Текст приказа официально опубликован не был.

18. Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. N 39) (в редакции приказа Роспатента от 6 июля 2001 г. N 91.) // Патенты и лицензии. 2001 г., N 8.

19. Типовая методика экспертизы товарных знаков. М.: Секретариат СЭВ. 1988.

20. Научная и учебная литература

21. Алексеева O.JI. Запретов нет? // PakkoGraff. - 2001. - Декабрь. -С.97.

22. Ариевич Е.А. Охрана фирменных наименований и некоторых объектов авторского права в качестве товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1984. - № 1. - С.36-40.

23. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения. М.: Юристъ, 1997.

24. Веркман К. Товарные знаки: создание, психология, восприятие. -М.,1986.

25. Гаврилов Э.П. Авторское право и правовая охрана товарных знаков // Вопросы изобретательства. 1980. - № 3.

26. Данилина Е. Регистрация объектов авторского права в качестве товарных знаков // ИС. Промышленная собственность. 2001. - № 5.

27. Дементьев В.Н. Как «развести» объекты авторского права и товарные знаки? // Патенты и лицензии. № 3, 2000 г.

28. Дозорцев В.А. Проблемы интеллектуальной собственности в Гражданском кодексе России / Труды по интеллектуальной собственности. М.: Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова, 1999. Т. 1. С. 70.

29. В.И. Еременко и С.А. Горленко. Сборник "Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности" (под общ. ред. Еременко) М.: Фонд "Правовая культура", 1997.

30. Грешнева Н.П., Орлова В. В. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство / ВНИИПИ. М., 1997.

31. Интеллектуальная собственность. Основные материалы. Новосибирск: Наука, 1993.

32. Калинина Д. Сравнительный анализ объектов авторского права и товарных знаков // Интеллектуальная собственность, 2003, № 9.

33. Калинина Д. Использование объектов авторского права в товарных знаках // ИС. Авторское право и смежные права, № 7, 2003 г.

34. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование: Справочное пособие / Корчагин А.Д., Талянский В.Б., Полищук Е.П., Казакова В.К., Орлова В.В., Лынник Н.В.; Под ред. А.Д. Корчагина. М.: ИНФРА-М., 1995.

35. Корчагин А.Д., Алексеева О.Л. Товарные знаки с религиозными мотивами (особенности экспертизы) // ИС. Промышленная собственность. 2001. -№ 5. - С. 19.

36. Кравец Л.Г. Формы охраны промышленных образцов. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

37. Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М., 1998.

38. Материалы научно-практической конференции «Проблемы и вопросы теории и практики охраны промышленной собственности и некоторых объектов авторского права в Российской Федерации» (Москва, 10-11 октября 2001 г.) М.: ФИПС, 2001.

39. Махов А.Е. Эмблемы и символы М., Ин-трада, 1995.

40. Мельников В.М. Охраноспособность товарных знаков с религиозной семантикой // ИС. Промышленная собственность. — 2002. № 1. — С.54.

41. Мельников В.М. Товарный знак или промышленный образец? // Патенты и лицензии, №5, май 2002 г.

42. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. -М., 1992. С.212.49.0бухова Н. Правовая охрана промышленных образцов в США.

43. Похлебкин В.В. Международная символика и эмблематика. М.: Междунар. отношения, 1989. - 304с.

44. Правовая охрана интеллектуальной собственности: Учебное пособие / С.А. Горленко, Т.В. Григорьева, Б.А. Лобач, Е.И. Пекин, В.А. Селяков, Е.Б. Сулимова, М.М. Цимбалов; Под общей ред. В.Н. Дементьева. М.: НИЦПрИС, 1995.

45. Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.-340 с.

46. Радченко Н.А., Селяков В.А. Соотношение правовой охраны промышленных образцов и товарных знаков. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

47. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М. : Теис, 1996.

48. Сергеев. А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2000.

49. Селяков В.А. Эстетическое содержание существенных признаков промышленного образца. М.: ИНИЦ Роспатента. 2001.

50. Селяков В.А. Актуальные аспекты применения действующего законодательства при составлении заявки на промышленный образец. -М.: ИНИЦ Роспатента, 2001. 36 с.

51. Силонов И. Рекламный слоган как объект авторского права // Интеллектуальная собственность, 1999, №4.

52. Словарь современного русского языка. АН СССР. Институт русского языка. М., Лен. наука, 1965.

53. Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под общ. ред. Корчагина А.Д. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999. - 552с.

54. Шестомиров А. А. Товарные знаки: Учебное пособие М.: Всероссийский научно-исследовательский институт патентной информации. 1995.

55. Эпштейн М. Товарный знак и авторское право // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права, № 2, 2000 г.1. Иностранные источники

56. Alexander Nette. International trademark protection in the European Union. TW. 1996. - №86. - P. 22-26.

57. Dualit LTD's (Toaster Shapes) trade mark Applications // R.P.C. -1999.-№25.-P. 890-904.

58. First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks // Official Journal L 040, 11/02/1989 P. 0001 0007.

59. Florent Gevers and David Tatham. The Opposition Procedure in the community. Trade Mark System EIPR. 1998. - V. 20. - № 1. -P. 22.

60. James S. Only registration brings comfort (and joy) in the UK // TW. 1998. - № 103.-P. 22-26.

61. Luchsinger M. Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemein-gut // ZnW.-1999.-№2.-S. 195-199.

62. Mark Antingham. The Trademark infringement in the United Kingdom // TW. 1996.-№91.-P. 26-34.

63. Manual for the handling of applications for patents, designs and trade marks throughout the world. Supplement № 86, May 2000.

64. Pamel P.A. Can the shape of products be trade marks? A Brasilian and international perspective // TW 1005 № 77.

65. Procter & Gamble Co's trade mark application // R.P.C. 1998. - № 20. - P. 710-716.

66. Trade secrets may be seized in anticounterfeiting in Israel. TW. 2000. - № 125.-P. 12.

67. Cigarette Brands and the Political Climate in Germany by Paul Tauchner. TW. 1995, June/July. - P. 47-52.

68. Http://patentattorney.narod.ru.8 3. Http ://www. dpma.de.

69. Свидетельство № 198616 Закрытое акционерное общество «Сувенирная мануфактура», Санкт-Петербург