Патентоспособность изобретений, относящихся к органическим соединениям тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 12.00.03, кандидат юридических наук Лубяко, Елена Николаевна

• Лубяко, Елена Николаевна
• кандидат юридических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат юридических наук Лубяко, Елена Николаевна

Введение

Глава 1. Объекты изобретения в области органической химии.

1.1. Объект изобретения "вещество".

1.2. Объект изобретения "способ".

1.3. Объекты изобретения "устройство" и "применение".

Глава 2. Изобретения, относящиеся к группе органических соединений с установленной структурой: требования, предъявляемые к описанию и формуле изобретения.

2.1. Характеристика группы органических соединений при помощи формулы Маркуша.

2.2. Требование полноты раскрытия изобретения в описании. 41 * 2.3. Формула Маркуша с точки зрения требований к составлению формулы изобретения.

Глава 3. Проверка патентоспособности изобретений, относящихся к группе соединений с установленной структурой.

3.1. Промышленная применимость.

3.2. Новизна.

3.3. Изобретательский уровень.

Глава 4. Изобретения, относящиеся - к органическим соединениям, в области комбинаторной химии.

4.1. Комбинаторная химия как область техники.

4.2. Комбинаторные библиотеки как объект изобретения. 120 Заключение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Патентоспособность изобретений, относящихся к органическим соединениям»

Патентная экспертиза является важным этапом на пути предоставления изобретению правовой охраны и дальнейшая судьба запатентованного изобретения во многом зависит от того, насколько грамотно и четко был определен объем притязаний и проведена проверка патентоспособности. Поэтому совершенствование процедуры проведения патентной экспертизы имеет большое значение в комплексе мер по развитию всей системы правовой охраны промышленной собственности.

Как известно, патентоспособность. - свойство изобретения, вытекающее из закона1, поэтому особенности установления патентоспособности прежде всего определяются законодательством конкретной страны. Однако область техники, к которой относится изобретение, также оказывает влияние на толкование условий патентоспособности. Кроме того, развитие науки и технологий приводит к появлению новых объектов изобретения, которые не всегда могут получить адекватную правовую охрану из-за несоответствия патентного законодательства современным техническим достижениям.

В настоящее время одной из наиболее активно развивающихся отраслей науки является органическая химия. Прогресс в области органической химии, а также в таких смежных с ней отраслях, как биоорганическая химия, фармацевтическая химия, биотехнология, и т.д. играет важную роль в жизни всего человечества. О значении данной отрасли, в частности, свидетельствует активное патентование в России со стороны иностранных заявителей: по данным системного анализа патентования зарубежных изобретений в России за 1993-2000 гг.2 органическая химия занимает третье место среди направлений техники, к которым проявляют наибольший интерес иностранные заявители, и доля

1 Мамиофа И.Э. Патентоспособность изобретения. - Рига, 1965.- с. 20.

2 Корчагин А., Орлова Н., Нарумова О. Системный анализ патентования иностранных изобретений в России // Интеллектуальная собственность.- 2000.- № 9.- с. 16-25. российских патентов, полученных в этот период иностранными заявителями, составляет 46 % от общего числа патентов, относящихся к данной области. Следует также отметить, что все четыре ведущих направления, по которым ведется наиболее активное патентование в России со стороны иностранных фирм, так или иначе связаны с химией, и на первом месте находятся лекарственные препараты, основу большинства которых часто составляют новые органические соединения.

Наиболее проблемным объектом изобретения в области органической химии являются органические вещества (или соединения1). Достаточно вспомнить сложную историю введения правовой охраны этого объекта в разных странах, включая Россию, где абсолютная охрана веществ патентом фактически стала действовать только с вступлением в силу Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 (далее -Закон). Введение патентной охраны веществ в нашей стране произошло одновременно с введением новых условий патентоспособности: на смену "существенным отличиям" пришел "изобретательский уровень", были отменены условия "положительный эффект" и "техническое решение задачи" и введено условие "промышленная применимость". Это повлекло за собой изменения в методологии проведения экспертизы заявок на

2 1 изобретения и, в целом, способствовало расширению прав заявителя ' . При этом некоторые вопросы проведения патентной экспертизы были проработаны в нормативных документах, в особенности, Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Правила), недостаточно четко, что привело к возникновению серьезных проблем правовой охраны изобретений в области химии, в особенности, относящихся к органическим соединениям. К

1 В дальнейшем эти понятия используются, как взаимозаменяемые, если не указано иное.

2 Сабода J1.B. Рекомендации по проверке изобретательского уровня заявленного изобретения // Комментарии к Российскому патентному законодательству СП-2.- Москва, 1994.- с. 19-28.

3 Полищук Е.П. Условие патентоспособности "промышленная применимость" и особенности его использования // Комментарии к Российскому патентному законодательству СП-2.- Москва, 1994,- с. 29-39. сожалению, последние изменения, внесенные в Закон согласно Федеральному закону от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ, а также в Правила1, не способствовали решению всех проблем.

Отдельные соединения довольно редко становятся объектом изобретения. Обычно патенты выдают на группу соединений, которую характеризуют при помощи общей структурной формулы, известной в патентной практике как формула Маркуша. Проблемы рассмотрения заявок на соединения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша, связанные с широтой и неопределенностью этих формул, хорошо известны, и их обсуждению посвящено достаточно много публикаций . Однако эти проблемы не теряют своей актуальности, о чем свидетельствует пристальное внимание к ним патентных ведомств и международных организаций в области интеллектуальной собственности. В частности, созданная в 2002 году рабочая группа по вопросам раскрытия сложных изобретений и комплексным заявкам при Постоянном комитете по патентному праву Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) в числе прочего занимается рассмотрением вопросов, связанных с формулой Маркуша3, поскольку заявки, содержащие притязания в виде формулы Маркуша традиционно относят к категории "сложных". Патентное ведомство США опубликовало "Стратегический план на 21-е столетие", в котором один из пунктов отведен вопросу разработки правил разделения заявок на изобретения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша4.

1 Закон и Правила с изменениями 2003 г. в дальнейшем обозначаются как "действующая редакция Закона" и "действующая редакция Правил"

2 См. например, Устинова Е.А., Челышева О.В. Структуры Маркуша - объект химии и права или объект графики и умозрительных построений. - Москва, 1999,- 26 е.; Устинова Е.А., Челышева О.В. О широких (родовых) формулах на химические соединения в зарубежной и отечественной практике// Патентная информация.- 1995.- вып. 3, с. 45-52.; Агуреев А.П. Особенности защиты группы новых химических соединений с использованием "Структуры Маркуша" // Проблемы промышленной собственности,- 1998.- вып. 9. - с. 18-26.

3 http://www.wipo.int/scp/en/workinggroup/comments.htm (05.05.2003)

4 http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat2001(11.05.2003)

В России в последние годы экспертиза также сталкивается с определенными трудностями при рассмотрении заявок на соединения, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша, в особенности при проверке соответствия этих изобретений условиям промышленной применимости и изобретательского уровня. В частности, в рамках "расширения арсенала технических средств" в России открыта большая возможность получения патентов на новые соединения, незначительно отличающиеся от известных соединений в по структуре и свойствам. Кроме этого, недостаточно проработаны вопросы патентоспособности соединений, подпадающих под общую формулу известных соединений, которые рассматриваются как "селективные" изобретения, т.е. основанные на выборе ряда представителей из известной совокупности.

В 90-е годы двадцатого века активное развитие получила комбинаторная химия - новое направление органической химии, связанное с внедрением компьютерных технологий, о чем свидетельствует рост числа публикаций по данному направлению как в научно-технической литературе, так и среди патентных документов. Комбинаторную химию можно охарактеризовать как технологию создания и исследования больших наборов или коллекций химических продуктов, называемых библиотеками1. Возникновение комбинаторной химии в первую очередь связывают с необходимостью поиска новых биологически активных веществ с целью о создания лекарственных средств . Использование методов комбинаторной химии позволяет значительно сократить сроки разработки новых лекарственных средств за счет сокращения временных затрат на синтез новых веществ и исследование их активности.

Одной из первых проблем, связанных с комбинаторной химией, с которыми столкнулись патентные ведомства, явилась классификация

1 TERRETT N. S. et al. Combinatorial Synthesis - The Design of Compound Libraries and their Application to Drug Discoveiy// Tetrahedron.- 1995.- V. 51.- № 30. - p.8135-8173.

2 Солдатенков A.T., Колядина H.M., Шендрик И.В. Основы органической химии лекарственных веществ, Изд. 2-е. - М.: Мир, 2003.- с. 10-11. объектов изобретения, относящихся к данной отрасли, что привело к разработке нового класса в 8-ой редакции Международной патентной классификации (МПК) в разделе С, посвященного данной области техники. В процессе обсуждения рубрик этого класса стало ясно, что круг проблем, связанных с изобретениями в области комбинаторной химии, не ограничивается проставлением подходящего класса МПК. В частности, особенностью комбинаторной химии с точки зрения патентного права является появление новой разновидности объекта "вещество" — "комбинаторной библиотеки", который отличается от традиционных .притязаний на группу химических соединений, и подход к оценке его патентоспособности еще не разработан.

Целью диссертационного исследования было изучение проблем, возникающих в процессе установления патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, с учетом развития новых направлений в области органической химии, выявление путей их решения и выработка предложений о внесении изменений и дополнений в действующие нормативные документы.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

- изучение патентных документов по фондам России и США, а также таких международных организаций, как Европейское патентное ведомство (ЕПВ) и ВОИС, в которых описаны изобретения, относящиеся к органическим соединениям;

- выявление особенностей характеристики изобретений, относящихся к органическим соединениям, в формуле изобретения в различных патентных системах, включая основные тенденции уточнения формулы изобретения в процессе патентной экспертизы;

- изучение нормативной базы и практики зарубежных стран в области экспертизы заявок на изобретения, относящиеся к органическим соединениям, и выявление особенностей подхода к оценке патентоспособности таких изобретений;

- анализ отечественных нормативных документов, включая Патентный закон Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, с учетом внесенных в 2003 году изменений, с точки зрения подхода к экспертизе заявок на изобретения, относящиеся к органическим соединениям, и сравнение этого подхода с зарубежной практикой;

- изучение отечественных и зарубежных патентных документов в области комбинаторной химии и соответствующей нормативной базы и выявление особенностей данной области техники с точки зрения патентного права;

- выработка предложений по совершенствованию нормативных документов, регламентирующих проведение экспертизы заявок на изобретения, относящиеся к органическим соединениям, в том числе в области комбинаторной химии.

Объектом исследования являются патентные документы России, Европы и Соединенных Штатов Америки, а также нормативные документы этих стран и международных организаций в области патентного права, включая Патентный закон Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение с изменениями 2003 года, Европейскую патентную конвенцию (ЕПК) и Инструкцию к ней, Патентный закон США, Руководства по проведению патентной экспертизы ЕПВ и Патентного ведомства США.

Предметом исследования являются подходы к проведению экспертизы по существу заявок на изобретения, относящиеся к органическим соединениям, в России и за рубежом (в ЕПВ и Патентном ведомстве США). Основное внимание направлено на изобретения, относящиеся к группе органических соединений с установленной структурой, охарактеризованные при помощи формулы Маркуша. Кроме этого исследована новая разновидность объекта "вещество" - комбинаторная библиотека.

Область исследования находится в рамках гражданского права и международного частного права.

Работа охватывает период с середины 70-х годов прошлого века по настоящее время. Основное внимание уделено периоду времени с 1992 года, когда на территории Российской Федерации была введена патентная охрана химических веществ в абсолютной форме и осуществлен переход к новым условиям патентоспособности, принятым в большинстве европейских стран, по настоящее время. В работе также рассматриваются особенности оценки патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, в Европейской патентной системе и в Соединенных Штатах Америки.

Основными методами проведения работы являются сравнительно-правовой и сравнительно-исторический анализ текстов патентных и нормативных документов. При рассмотрении конкретных вопросов привлекались работы российских и зарубежных специалистов-патентоведов и юристов, среди которых следует отметить таких авторов, как А.Я. Фогель, JI.B. Сабода, В.Ю. Джермакян, Е.А. Устинова, О.В. Челышева, И.Э. Мамиофа, П. Розенберг.

Научная новизна работы состоит во внесении предложений по совершенствованию процедуры проверки патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, в частности, к группе органических соединений, охарактеризованных при помощи формулы Маркуша, а также в выявлении особенностей оценки патентоспособности нового объекта изобретения, относящегося к органическим соединениям, -библиотеки веществ.

В связи с этим диссертант считает возможным вынести на защиту следующие положения:

1. Предлагается в рамках экспертизы по существу отделить требование раскрытия изобретения в описании с полнотой, достаточной для осуществления, от условия промышленной применимости и рассматривать нарушение данного требования как основание для отказа в выдаче патента на изобретение.

В настоящее время в процессе проверки соответствия изобретения условию промышленной применимости проверяется наличие указания в описании назначения изобретения, по которому можно судить о возможности его использования в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях деятельности, как того требует статья 4 действующей редакции Закона. Кроме этого проверяется, приведены ли в описании изобретения средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, и подтверждена ли возможность реализации указанного назначения. Такая проверка удостоверяет соответствие изобретения требованию его раскрытия в описании с полнотой, достаточной для осуществления, согласно пункту 2 статьи 16 действующей редакции Закона, а не условию промышленной применимости.

2. Предлагается основанием для непризнания соответствия группы химических соединений (или одного соединения) условию промышленной применимости считать только отсутствие в описании указания их конкретного назначения. Что касается требований пунктов 3.2.4.3.- 3.2.4.5 действующей редакции Правил, в частности, пункта 3.2.4.5(2), включая необходимость приведения общей схемы способа получения, примеров получения и реализации назначения заявленных соединений, - их предлагается рассматривать в рамках требования раскрытия изобретения в описании с полнотой, достаточной для осуществления, согласно статье 16 действующей редакции Закона.

3. Предлагается рассматривать близкое структурное сходство заявленных соединений с известными соединениями в сочетании с одинаковыми свойствами как обстоятельство, порочащее их изобретательский уровень, а при наличии различия в свойствах учитывать степень этого различия. Для этого пункт 19.5.3(4) действующей редакции

Правил предлагается дополнить положением о том, что соответствующим условию изобретательского уровня признается "химическое соединение, являющееся близким структурным аналогом известного химического соединения, если оно проявляет новые свойства в качественном или количественном отношении по сравнению с этим известным соединением, при этом проявление этих свойств для специалиста не следует явным образом из уровня техники"

4. Предлагается включить в Правила положение о подходе к оценке новизны химических соединений, считающихся селективными изобретениями, путем внесения в пункт 19.5.2(4) следующего дополнения: "Химическое соединение, подпадающее под общую формулу группы известных соединений, если оно не упомянуто непосредственно и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений и способа для его получения, и если оно проявляет новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении, признается соответствующим условию новизны, как селективное изобретение".

Поскольку химические соединения, подпадающие под общую формулу группы известных соединений, т.е. выбранные из известной совокупности соединений, формально не являются новыми соединениями, следует определить причины, позволяющие признать их новизну и рассматривать в качестве селективных изобретений. Однако в настоящий момент в Правилах отсутствуют какие-либо указания относительно определения новизны химических соединений, считающихся селективными изобретениями.

5. Предлагается исключить положение пункта 19.5.3(4) Правил, касающееся оценки изобретательского уровня соединений, являющихся селективными изобретениями, и, при условии признания их новизны (с учетом предложенного дополнения пункта 19.5.2(4) Правил), проверку их изобретательского уровня проводить по аналогии с близкими структурными аналогами известных соединений.

6. Предлагается признавать способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой соответствующими условию изобретательского уровня только при условии, что эти новые соединения также соответствуют условию изобретательского уровня, и дополнить соответствующим указанием положение пункта 19.5.3(4) действующей редакции Правил.

В настоящее время способы получения новых химических соединений автоматически признаются соответствующими условию изобретательского уровня. Поэтому, не имея возможности получить патент на сами соединения (так как они не соответствуют условию изобретательского уровня), заявитель может получить патент на способ их получения, обеспечив себе права на эти соединения, как на продукт, полученный непосредственно запатентованным способом, согласно пункту 1 статьи 10 действующей редакции Закона.

7. Если при создании изобретения, относящегося к группе органических соединений, решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения, предлагается считать отсутствие в описании изобретения данных, подтверждающих реализацию этого назначения, основанием для отказа в выдаче патента по причине несоответствия условию изобретательского уровня. Такой подход вытекает из требований пункта 3.2.4.3 Правил, согласно которому техническим результатом при постановке такой задачи может являться реализация назначения заявленного изобретения, однако при экспертизе заявок на изобретения, относящиеся к группе органических соединений, вопрос о подтверждении реализации назначения этих соединений рассматривается только в рамках условия промышленной применимости.

8. На основе анализа научно-технических и патентных публикаций, относящихся к комбинаторной химии, выявлен ряд условий, позволяющих рассматривать комбинаторную библиотеку (библиотеку соединений) как патентоспособное изобретение:

- библиотека соединений должна представлять собой единое целое и может существовать в виде смеси соединений, в том числе в растворе, или в виде набора, в котором соединения пространственно разделены и, возможно, присоединены к твердой подложке;

- библиотека соединений должна быть предназначена для поиска соединений с заданным свойством или активностью, то есть соединения в ее составе должны быть сконструированы таким образом, чтобы по крайней мере одно из них обладало этим свойством, например, способностью связывания с какой-либо биологической мишенью.

- библиотека соединений должна быть получена путем взаимодействия или комбинации разнообразных химических "строительных блоков" (фрагментов молекул), т.е. предполагается наличие определенного набора исходных веществ и общего способа получения.

9. Предлагается использовать следующий подход к оценке патентоспособности изобретения, относящегося к библиотеке соединений:

- требование раскрытия изобретения, относящегося к библиотеке соединений, с полнотой, достаточной для осуществления, считается выполненным, если в описании изобретения раскрыт способ получения заявленной библиотеки, соответствующий форме ее представления, а именно, смеси или набору пространственно разделенных веществ, приведен пример ее получения и данные исследований, подтверждающие наличие в составе данной библиотеки соединения с заданной активностью.

- библиотека соединений соответствует условию промышленной применимости, если в описании изобретения указаны конкретные свойства (или активность) соединений, с целью обнаружения которых была создана заявленная библиотека;

- библиотека соединений соответствует условию новизны, если из уровня техники неизвестна идентичная ей * библиотека. Известность отдельных соединений, входящих в состав библиотеки, не может рассматриваться как обстоятельство, порочащее ее новизну;

- при создании изобретения, относящегося к библиотеке соединений, может решаться задача расширение арсенала комбинаторных библиотек, и техническим результатом в данном случае следует считать реализацию назначения, т.е. выявление активного соединения (или группы соединений) в составе этой библиотеки. Если в описании изобретения не будут названы конкретные свойства или активность и не показано, что в составе заявленной библиотеки действительно обнаружено по крайней мере одно соединение с заданными свойствами, такая библиотека не должна быть признана соответствующей условию изобретательского уровня.

Заключение диссертации по теме «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», Лубяко, Елена Николаевна

Заключение

В работе были исследованы проблемы определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям, на основе сравнительного анализа практики рассмотрения заявок на подобные изобретения в России, ЕПВ и Патентном ведомстве США. Основное внимание было уделено такому объекту изобретения, как группа соединений с установленной структурой, охарактеризованная при помощи формулы Маркуша. Установлено, что причиной возникновения проблем являются с одной стороны особенности химии, как области техники, а с другой - недостатки нормативных документов, относящиеся как к общей процедуре патентной экспертизы, так и к экспертизе конкретных объектов изобретения.

Анализ отечественных и зарубежных патентных документов показывает, что в процессе экспертизы по существу заявки на группу соединений, охарактеризованную при помощи формулы Маркуша, достаточно часто происходит ограничение притязаний. Как правило, наибольшее ограничение притязаний происходит в случае обнаружения в уровне техники документов, порочащих новизну и/или изобретательский уровень заявленного изобретения, т.е. главным основанием для такого ограничения служит нарушение условий патентоспособности.

Одним из основных отличий отечественной практики проведения экспертизы по существу от практики зарубежных патентных ведомств является то, что требование раскрытия изобретения в описании с полнотой, достаточной для осуществления, не является самостоятельным, и включено в состав условия промышленной применимости. Основной вывод в работе касается необходимости отделения требования полноты раскрытия изобретения от условия промышленной применимости. Нарушение требования полноты раскрытия изобретения в описании предлагается как основание для отказа в выдаче патента на изобретение и для проверки соответствия описания изобретения данному требованию предлагается предусмотреть отдельный этап экспертизы по существу путем соответствующего уточнения пункта 19.1 Правил, а в дальнейшем разработать специальный пункт Правил, более подробно регламентирующий проверку описания изобретения. Также представляется целесообразным изменить редакцию первого пункта статьи 21 Закона, представив его в более обобщенном виде, таким образом, чтобы проверка соответствия документов заявки требованиям статьи 16 Закона не являлась функцией только формальной экспертизы.

Требования к формуле изобретения, предусмотренные Правилами обычно редко являются основанием для уточнения формулы изобретения, относящегося к группе соединений, охарактеризованной при помощи формулы Маркуша, поскольку структурная формула является единственным существенным признаком соединения с установленной структурой, а названия входящих в ее состав заместителей, как правило, поддаются однозначному пониманию. В Российском патентном законодательстве отсутствует требование ясности формулы изобретения, нарушение которого за рубежом часто является причиной уточнения притязаний, содержащих формулу Маркуша. Что касается требования основанности формулы изобретения на описании, то в 2003 году в Правила были внесены изменения, способствовавшие переходу от формального сравнения выражений в описании и формуле изобретения к более тщательной проверке того, раскрыто ли заявленное изобретение в описании.

В заявках на изобретения, относящиеся к группе органических соединений, охарактеризованной при помощи формулы Маркуша, которые отличаются большим объемом притязаний, достаточно часто бывают нарушенными требования к составлению описания изобретения, например, не раскрыты способы получения заявленных соединений, отсутствуют экспериментальные данные, иллюстрирующие получение конкретных соединений и реализацию их назначения. В этом случае обычно выдвигается возражение по поводу несоответствия заявленного изобретения условию промышленной применимости, что не всегда находят понимание у заявителя и может привести к выдаче патентов с необоснованными притязаниями. Также неоднозначным представляется ответ на вопрос о возможности представления дополнительных данных, которые обычно включают в состав описания изобретения, поскольку эти данные могли быть получены после даты приоритета изобретения. Поэтому предлагается рассматривать требования пунктов 3.2.4.3.-3.2.4.5 действующей редакции Правил, включая необходимость приведения общей схемы способа получения, примеров получения и реализации назначения заявленных соединений в рамках требования раскрытия изобретения в описании с полнотой, достаточной для осуществления, а основанием для непризнания соответствия группы химических соединений (или одного соединения) условию промышленной применимости считать только отсутствие в описании указания их конкретного назначения.

Поскольку новизна изобретения является наиболее традиционным условием патентоспособности, подход к проверке соответствия изобретений данному условию достаточно хорошо проработан. Российскую практику проверки новизны химических соединений отличают излишне строгие требования к информации об известных соединениях, которая должна содержаться в противопоставленном документе, в отличие от более формального подхода ЕПВ и Патентного ведомства США. В европейской практике обращает на себя внимание подход к оценке новизны химических соединений, подпадающих под общую формулу группы известных соединений, и рассматривающихся как селективные изобретения, который предлагается внедрить в отечественную практику и внести соответствующее уточнение в пункт 19.5.2(4) Правил.

Использование методики проверки изобретательского уровня, основанной на оценке влияния отличительных признаков на технический результат, в случае химических соединений вызывает серьезные проблемы, поскольку обычно нельзя однозначно связать изменения в структуре соединения с изменениями его свойств. Поэтому для проверки изобретательского уровня таких изобретений необходимо предусмотреть специальный подход, учитывающий особенности химии, как области техники. В частности, предлагается рассматривать близкое структурное сходство заявленных соединений с известными соединениями в сочетании с одинаковыми свойствами как обстоятельство, порочащее их изобретательский уровень, а при наличии различия в свойствах учитывать степень этого различия и внести соответствующее дополнение в пункт 19.5.3(4) действующей редакции Правил. Также предлагается признавать способы получения новых химических соединений (класса, группы) с установленной структурой соответствующими условию изобретательского уровня только при условии, что эти новые соединения также соответствуют условию изобретательского уровня, и дополнить соответствующим указанием пункт 19.5.3(4) Правил.

Также в работе исследованы подходы к оценке патентоспособности нового объекта изобретения, относящегося к органическим соединениям, -библиотеки соединений. Выявлен ряд признаков, характеризующих комбинаторную библиотеку (библиотеку соединений) как объект изобретения, к которым относится, в частности, ее форма представления (смесь или набор пространственно разделенных веществ) и назначение для поиска соединений с заданным свойством или активностью. Внесены предложения о подходе к оценке патентоспособности изобретения, относящегося к библиотеке соединений, при которой следует учитывать форму ее представления, а также наличие в описании изобретения указания конкретных свойств (или активности) соединений, с целью обнаружения которых была создана заявленная библиотека, и данных, подтверждающих наличие в составе данной библиотеки соединения с заданной активностью.

Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Лубяко, Елена Николаевна, 2005 год

1. Патентный Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 // Нормативные документы в области охраны изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (по состоянию на 01.01.2001) М.: ФИПС, 2001.- с. 3-25.

2. Патентный закон США.- М.: ВНИИПИ, 1996.- 124 с.

3. Европейская патентная конвенция. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.- с. 27-109.

4. Указания по составлению заявки на изобретение (ЭЗ-1-74). М.: ВНИИПИ, 1984.

5. Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений (ЭЗ-2-74).- М.: ВНИИПИ, 1984.

6. Инструкция к Европейской патентной конвенции // Европейская патентная конвенция. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002.-е. 110-196.

7. Ю.Руководство по международной предварительной экспертизе РСТ, вступило в силу 9 октября 1998 года. Москва, 1999.

8. Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели. М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.-226 с.

9. Рекомендации по вопросам экспертизы. заявок на изобретения и полезные модели / Владимирова Т.Ф., Казакова В.К., Кирий JI.JI., Крысанов А.Б., Лубяко Е.Н., Морская О.Г., Полишук Е.П., Разумовская Н.Н., Сорокина Е.В. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.- 174 с.

10. Договор о патентной кооперации (РСТ). Подписан в Вашингтоне 19 июня 1970 г., пересмотрен в 1979 г. и 1984 г.- Минск: Амалфея, 1997.-с. 112-180.

11. Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) http://www.wt0.0rg/english/d0cse/legale/legale.htm#TRIPs (10.09.2004)

12. GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE. European Patent Office, 2001. - http://www.european-patent-office.org (05.06.2002)

13. MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE (M.P.E.P.), 8th edition.- http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep (21.05.2001)1. Литература

14. Агуреев А.П. Особенности защиты группы новых химических соединений с использованием структуры Маркуша // Проблемы промышленной собственности. 1998. - № 9. - с. 18-26.

15. Альтшуллер JI.H. О кризисе патентной информации в области химии // Проблемы промышленной собственности. 1998. - вып. 2. - с. 39-42.

16. Бабаев Е.В. Органический синтез и комбинаторная химия // Химия гетероциклических соединений. 1999. - № 5. - с. 714-716.

17. Волкова Е.А. Защита в качестве изобретений биологически активных веществ из растительного сырья // Патенты и лицензии. -1999. № 12. -с. 10-17.

18. Джермакян В., Казакова В., Полищук Е., Разумовская Н. Критерии охраноспособности ОПС и экспертиза // Интеллектуальная собственность. 2000. - с. 58-64.

19. Еременко В.И. Патентный закон: достижения и просчеты // Патенты и лицензии. 2003. - № 10. - с. 4-12.

20. Залесов А. Признание недействительным патента на изобретение по законодательству России, США и Японии // ИС Промышленная собственность. 2004. - № 8. - с. 35-44.

21. Земляницин М.А., Фетина В.Н., Забелин В.Н. Условия патентоспособности изобретения в Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.- 83 с.

22. Зефиров Н.С. О тенденциях развития современной органической химии, 1996. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/129.html (06.04.2004)

23. Ибрагимова И.И. Экспертиза заявок в области фармацевтики // Патенты и лицензии. 2001. - № 5. - с. 14-21.

24. Ибрагимова И.И., Поройков В.В. Изобретения в области фармацевтики и компьютерное прогнозирование // Патенты и лицензии. 2003. - № ll.-c. 11-16.

25. Копылов A.M. и др. Комбинаторная химия нуклеиновых кислот: SELEX // Молекулярная биология. 2000. - т. 34. - № 6. - с. 1097-1113.

26. Корчагин А.Д., Джермакян В.Ю., Сабода JI.B., Ерофеева С.Б. Охрана химических и лечебных веществ как объектов изобретений в России. -Москва, 1994. 44 с.

27. Корчагин А., Орлова Н., Нарумова О. Системный анализ патентования иностранных изобретений в России // Интеллектуальная собственность. 2000.- № 9.- с. 16-25.

28. Лакомкина Т. Ясное раскрытие "изобретения" в патентном законодательстве // Интеллектуальная собственность. 2000. - № 11.-с. 48-58.

29. Лубяко Е.Н., Кашинцева В.В., Уткина Е.А. Патентование комбинаторных библиотек. М.: ИНИЦ Роспатента, 2002. - 21 с.

30. Лубяко Е.Н., Полякова А.А., Уткина Е.А., Джермакян В.Ю. Особенности определения патентоспособности изобретений, относящихся к органическим соединениям. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004. - 50 с.

31. Мамиофа Н.Э. Патентоспособность изобретения. Рига, 1965.- 90 с.

32. Мамиофа И.Э. Эквиваленты в патентной практике. Л.: ЛДНТП, 1979. - 17 с.

33. Назина В.Д. Особенности рассмотрения заявок на изобретения в области химии // Вопросы изобретательства.-1985.- №7 с. 49-56.

34. Некоторые важные тенденции в патентном законодательстве США // Патентное дело. 1996. - № 2-3. - 96.02 - 03.10 - с. 18-20.

35. Органикум: Руководство по препаративной органической химии в 2-х т. Пер. с нем.- т. 1.- М.: Мир.- 487 с.

36. Охрана изобретений и полезных моделей по патентному закону Российской Федерации: В 2 тт. / Под ред. А.Д. Корчагина. СПб.: СЗПИ, 1993.-Т. 2.- 187 с.

37. Патентное право в России / Под ред. А.Н. Павловского, М.: Арбат-Информ, 2002.- с. 133

38. Полищук Е.П. Условие патентоспособности "промышленная применимость" и особенности его использования // Комментарии к Российскому патентному законодательству СП-2.- Москва, 1994.- с. 29-39.

39. Розенберг П. Основы патентного права США. М.: Прогресс, 1979. -462 с.

40. Рыбальский Н.Г., Талянский В.Б. Вопросы охраноспособности биологических объектов // Вопросы изобретательства.-1985.- № 7.- с. 56-61.

41. Сабода JI.В. Рекомендации по проверке изобретательского уровня заявленного изобретения // Комментарии к Российскому патентному законодательству СП-2.-Москва, 1994.- с. 19-28.

42. Солдатенков А.Т., Колядина Н.М., Шендрик И.В. Основы органической химии лекарственных веществ М.: Мир, 2003. - 192 с.

43. Тыцкая Г.И. Комментарий к патентному закону США / Патентный закон США.- М.: ВНИИПИ, 1996.- 124с.

44. Тыцкая Г.И. Споры о недействительности патента в праве зарубежных стран. М.: ВНИИПИ, 1991.- 44 с.

45. Устинова Е.А. Специфика патентного поиска в области химии // Патентная информация. 1995.- вып. 7.-е. 14-21.

46. Устинова Е.А., Челышева О.В. Отечественная методология патентования в области химии. Часть 1.- М.: ИНИЦ Роспатента, 1999.121 с.

47. Устинова Е., Челышева О. Отечественная методология патентования в области химии. Часть 2.- М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.- 61 с.

48. Устинова Е.А., Челышева О.В. О широких (родовых) формулах на химические соединения в зарубежной и отечественной практике // Патентная информация. 1995.- вып. 3.- с. 45-52.

49. Устинова Е.А., Челышева О.В. Патентный закон РФ в свете гармонизации Европейского патентного законодательства // ИС Промышленная собственность. 2004. - № 3.- с. 52-63.

50. Устинова Е.А., Челышева О.В. Правовая охрана изобретений в области химии. Москва, 1995.- 60 с.

51. Устинова Е.А., Челышева О.В. Принципы единста изобретения применительно к новым химическим соединениям, часть II // Проблемы интеллектуальной собственности. 1996.- № 7-8. - с. 11-18.

52. Устинова Е.А., Челышева О.В. Структуры Маркуша объект химии и права или объект графики и умозрительных построений. - Москва, 1999, 26 с.

53. Уткина Е.А. Что изменилось в охране объектов в области химии // Патенты и лицензии. 2004. - № 1.-е. 20-24.

54. Финкель Н.К. Правовая охрана промышленной собственности в Германии. М.: ВНИИПИ, 1995. - с. 18-19.

55. Фогель А.Я. Охрана изобретений в области химии. Рига: Зинатне, 1970.-360 с.

56. Фогель А.Я. Патентная охрана фармацевтических изобретений в капиталистических странах. Москва, 1988. - 112 с.

57. Челышева О.В. Патенты на химические соединения: объем прав и их нарушение. М.: Инфра-М, 1996.- 65 с.

58. Червова JI.B. Основные принципы составления формулы изобретения в СССР. М.:ВНИИПИ, 1988. - 80 с.

59. Шепелев Н.П. Особенности доказательства осуществимости изобретений в области химии и биотехнологии // Патентная информация. 1994. - № 1.-е. 72-75.

60. Юрьев Е.А. Правовые вопросы охраны химических веществ в СССР и за рубежом. М.: НИИТЭХИМ, 1970.- 18 с.

61. Barnard J.M. et al. Use of Markush Structure Techniques to Avoid Enumeration in Diversity Analysis of Large Combinatorial Libraries.http://ww.daylightxom/meetings/mug97/Barnard/970227JB.htm. (20.01.2002).

62. Breuer M. Clarity of Patent Claims. http://www.law.washington.edu/casrep/newsletter/newsv5i2breuer.html (10.10.2002)

63. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office. 3rd Edition.- European Patent Office, 1998.- 591 p.

64. Cole Paul G. Inventive Step in the US, UK and Europe, Parts I-III http://www.cafezine.com/printabletemplate.asp?deptid=19&articleid=506 (21.05.2003)

65. Conlin D. G. Patenting combinatorial chemistry inventions http://www.law.washington.edu/casrep/newsletter/newsd9i3conlin.html (25.06.2001)

66. Dock S., Cohen B. Complex Applications -A Return to First Principles// IIC. 2001. - V. 32. - № 5. - p. 485-606.

67. Foerster W. Novelty. http://www2.ari.net/foley/forester.html (11.10.2001)

68. Franzosi M. Markush Claims in Europe // http://www.franzosi.com/english/article/legals21 .htm (21.08.2004)

69. Gallop M. A. et al. Applications of Combinatorial Technologies to Drug Discovery. Background and Peptide Combinatorial Libraries // J. Med: Chem. 1994. - V. 37.-№ 9. - p. 1233-1251.

70. GLOSSARY OF TERMS USED IN COMBINATORIAL CHEMISTRY// J. Comb. Chem. 2000. - V. 2. - p. 562-578.

71. Grubb P.W. Patents for chemists.- Oxford: Clarendon press, 1982.-273 p.

72. Grubb P.W. Patents in Chemistry and Biotechnology. Oxford: Clarendon Press, 1986.- 335 p.

73. Monsanto Co. v Merck & Co. Inc.// Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases.- 2000. № 19-20.

74. Nikolski Y. and Gotschall M. Strategies for Maintaining Compound Libraries // PharmaGenomics.- October 2003.- p. 16-22.

75. T 181/82//OJEPO-1984.-p. 381.

76. T 296/87 // OJ EPO 1990.- p. 195.

77. T 668/94 // http://legal.european-patent-office.org/dg3/searchdg3.htm0405.2003)

78. T 939/92 // OJ EPO 1996. - p. 309.

79. TERRETT N. S. et al. Combinatorial Synthesis The Design of Compound Libraries and their Application to Drug Discovery // Tetrahedron. - 1995.- V. 51.- № 30.- p. 8135-8173.

80. Training materials for examining patent applications with respect to 35 U.S.C. section 112, first paragraph enablement chemical/biotechnical applications. - http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/utility.htm2408.2004)

81. Vossius V. Patenting Inventions in the Field of Biology and Chemistry: German and European Patent Law and Case Law // Naturwissenschaften.-1997.-84.-p.431-443.

82. Westerlund L. The question of inherent properties in pharmaceuticals and biotech: patentable or freedom to operate? // Patent world.- 2003.- # 157.- p. 22-25.

83. White A.W. Gene and compound per se claims: an appropriate reward? // Bio-science law review.- www.pharmalicensing.com (02.05.2002)

84. US 1506316 (PHARMA CHEMICAL CORP.), 26.08.1924

85. US 5324483 (WARNER LAMBERT CO.), 26.08.1994.

86. US 5503805 (AFFYMAX TECHNOLOGIES N.V.), 02.04.1996.

87. US 5525735 (AFFYMAX TECHNOLOGIES NV), 11.06.1996.

88. US 5567391 (WARNER-LAMBERT COMPANY), 22.10.1996.

89. US 5731335 (ASTRA AB), 24.03.1998.

90. US 5939268 (THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE), 17.08.1999.

91. US 5962736 (ARQUELE, INC.), 05.10.1999.

92. US 6001579, (THE TRUSTEES OF COLUMBIA UNIV.), 14.12.1999.

93. WO 94/22887 (NORSK HYDRO AS), 13.10.1994.

94. WO 95/01979 (ASTRA AB), 19.01.1995.

95. WO 97/16428 (TORREY PINES INSTITUTE FOR MOLECULAR STUDIES), 09.05.1997.

96. WO 97/37953 (GLAXO GROUP LTD), 16.10.1997.

97. WO 97/43301 (CIBA GEIGY AG.), 20.11.1997.

98. WO 96/03418 (THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE), 28.02.1996.

99. WO 96/18592 (SMITHKLINE BEECHAM PLC), 20.06.1996.

100. WO 98/11438 (TREGA BIOSCIENCES INC.), 19.03.1998.

101. WO 98/41534 (BIOSEPRA INC.), 24.09.1998.

102. WO 99/31506 (ELI LILLI AND COMPANY), 24.06.1999.

103. RU 2175972 (ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ИМ. В.А. ЭНГЕЛЬГАРДТА РАН), 20.11.2001.

104. RU 99109459 (АЙ-СИ-ЭН ФАРМАСЬЮТИКАЛЗ), 2001.03.20.